ВАС РФ подтвердил запрет на использование третьими лицами товарных знаков в рекламе услуг

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что ВАС РФ подтвердил позицию Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и ФАС Центрального округа, в соответствии с которой положения ст. 1487 ГК РФ («Исчерпание исключительного права на товарный знак») распространяются только на использование товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в оборот, но не услуг.  Таким образом, использование третьими лицами без разрешения правообладателя товарного знака / знака обслуживания в рекламе услуг, относящихся к соответствующим товарам, является нарушением исключительного права на товарный знак / знак обслуживания. (см. дело А64-2744/2010).

ФАБУЛА ДЕЛА

В периодическом печатном издании третье лицо разместило рекламу технического обслуживания автомобилей, в которой использовались принадлежащие ОАО «АВТОВАЗ» товарные знаки / знаки обслуживания.  Данные товарные знаки / знаки обслуживания охраняются не только для товаров, но и в отношении услуг 37 класса МКТУ («ремонт и техническое обслуживание»).  

В указанной связи ОАО «АВТОВАЗ» обратилось в суд с иском о признании незаконным использования товарных знаков / знаков обслуживания.

ВЫВОДЫ СУДОВ

Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на так называемое исчерпание исключительных прав на товарные знаки, при котором использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот, не является нарушением исключительного права на этот товарный знак (см. Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 16 сентября 2010 г. по делу А64-2744/2010).

Суд апелляционной инстанции (см. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2011 г. по делу А64-2744/2010) отменил решение суда первой инстанции по следующим основаниям.

Так как текст рекламного материала содержит не только сведения относительно продажи автомобилей (товара), но и относительно их технического обслуживания, товарные знаки, размещенные в рекламе, также могут восприниматься как относящиеся не только к товарам, но и к оказываемым услугам по техническому обслуживанию.

Поскольку в соответствии с позицией суда положения ст. 1487 ГК РФ об исчерпании исключительного права на товарный знак не относятся к услугам, использование третьими лицами без разрешения правообладателя товарных знаков / знаков обслуживания для услуг, касающихся правомерно введенных в оборот товаров, является нарушением исключительных прав на данные товарные знаки / знаки обслуживания, при условии, что данные товарные знаки / знаки обслуживания зарегистрированы для соответствующих услуг.

Отдельно необходимо отметить тот факт, что в своем решении суд апелляционный инстанции прямо указывает, что приведенная им аргументация учитывает позицию, отраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. № 14685/03 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94 (дело компании «Фольксваген Акциенгезельшафт»).  При этом данное Постановление Президиума ВАС РФ, получившее широкую известность в профессиональных кругах, на практике ранее зачастую приводилось в качестве аргумента в пользу того, что при определенных условиях третьи лица могут без согласия правообладателя использовать товарные знаки не только в рекламе товаров, но и услуг.

Суд кассационной инстанции подтвердил выводы суда апелляционной инстанции и оставил соответствующее постановления без изменений (см. Постановление ФАС Центрального округа от 18 апреля 2011 г. по делу А64-2744/2010). 

ВАС РФ в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказал (см. Определение ВАС РФ от 1 июня 2011 г. № ВАС-6546/11).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП»

1.  Рассматриваемое судебное дело обозначило позицию судов при толковании ст. 1487 ГК РФ, касающейся исчерпания исключительного права на товарный знак.  Так, в настоящее время суды исходят из того, что указанная статья касается только товаров, но не услуг. 

Таким образом, использование товарного знака / знака обслуживания третьими лицами без разрешения правообладателя для услуг, касающихся правомерно введенных в оборот товаров, суды рассматривают в качестве нарушения исключительного права на такой товарный знак / знак обслуживания, при условии, что товарный знак / знак обслуживания зарегистрирован для таких услуг.

Данное дело также является важным и в связи с тем, что раннее судебная практика по сходным делам по рассматриваемому вопросу напрямую не высказывалась, а ст. 1487 ГК РФ толковалась правоприменителями различным образом.

2. Позиция судов по рассматриваемому делу, на наш взгляд, предоставляет правообладателям дополнительные возможности контроля над использованием принадлежащих им товарных знаков / знаков обслуживания на рынке услуг и делает существующий механизм защиты прав на товарные знаки значительно более эффективным.   

3.  В связи с обозначенным подходам судов мы могли бы рекомендовать лицам, оказывающим различного рода услуги, дополнительно убедиться в том, что при рекламе их услуг не используются товарные знаки / знаки обслуживания, принадлежащие иным лицам и зарегистрированные в отношении соответствующих услуг.

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста:

В Москве — к Валентине Орловой, Руководителю практики интеллектуальной собственности и товарных знаков, по тел.: (495) 967-00-07 либо по v.orlova@pgplaw.ru

в Санкт-Петербурге – к Сергею Спасеннову, Партнеру, руководителю Санкт-Петербургской практики, по тел.: (812) 640 -60-10 либо по e-mail